案例评析｜反转反转再反转：葵花宝典属于在先商品化权益

#这是公众号的第402篇原创分享，欢迎关注

如您觉得有所帮助，感谢点赞、在看和转发#

导语｜

商品化权益并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。在商标法已经对在先权利保护作出明确规定的情况下，可不再考虑反不正当竞争法的适用。

供稿：秦琳，艾可颂

裁判文书请戳

诉争商标系第10572048号“葵花宝典”商标，由上海游奇网络有限公司（以下简称上海游奇公司）于2012年3月5日申请注册，于2013年6月7日核准注册，核定使用服务为第41类计算机网络上提供在线游戏；娱乐；提供体育设施；玩具出租等服务上。2015年3月20日，完美世界（北京）数字科技有限公司（以下简称完美世界数字公司）对诉争商标提出无效宣告申请。

1. 争议焦点

 “葵花宝典”名称是否能够以“商品化权益”的形式作为在先权益予以保护，进而在此基础上确定诉争商标的注册是否违反了2001年商标法第三十一条的规定。

2. 无效宣告裁定：“葵花宝典”构成在先商品化权益

商标评审委员会裁定认为：“葵花宝典”已与《笑傲江湖》作品及金庸建立了固定的对应关系。“葵花宝典”作为《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍的特有名称所带来的商业价值和商业机会是金庸投入大量创造性劳动所得，而诉争商标与金庸小说中武学秘籍的特有名称完全相同，且诉争商标核定使用的在计算机网络上提供在线游戏、娱乐等服务是当下武侠小说作品通常可能涉及到的衍生服务行业，诉争商标核定使用在上述服务项目上容易使相关公众误认为上述服务项目与知名小说作品的作者具有关联关系或者已经获得了作者的授权，从而对使用了诉争商标的上述服务产生好感以及信任感，这就不当利用了金庸基于小说作品中武学秘籍的特有名称而享有的商业价值和交易机会。故诉争商标的申请注册损害了金庸《笑傲江湖》小说作品中武学秘籍特有名称的商品化权益，违反了商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。　　

上海游奇公司不服，向北京知识产权法院（一审法院）提起诉讼。

3. 一审法院认为：“葵花宝典”不构成在先商品化权益

一审合议庭多数意见认为，“葵花宝典”已经从唯一指向金庸作品《笑傲江湖》演化为不再仅指向特定作者或特定作品，“葵花宝典”与《笑傲江湖》及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断。此种情形下，如果仍将著作权法中不属于保护对象的虚拟作品名称纳入到在先商品化权益的保护范畴，一定程度上损害了社会公众对法律的合理预期并限制了公众的表达自由，遏制商标申请注册制度带来的负面效应不应以前述利益的损害为代价。具有其他含义的虚拟武学秘籍名称“葵花宝典”不构成在先权益，诉争商标的申请注册并未违反2001年商标法第三十一条“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定。

商标评审委员会和完美世界数字公司不服一审判决，向北京市高级人民法院（二审法院）提起上诉。

4. 二审法院认为：“葵花宝典”不构成在先商品化权益

二审北京高级人民法院认为，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款对作品名称、作品中的角色名称的保护，更多地是从反不正当竞争的角度对具体的行为予以规制，并不意味着在著作权法之外在作品或其构成元素上创设了新的民事权益。商标评审委员会和完美世界公司所主张的“商品化权益”，不符合民法总则第一百二十六条的规定，“商品化权益”不属于“民事主体享有法律规定的其他民事权利和权益”的范畴。同时，“商品化权益”本身的内涵、边界无法准确确定，相关公众对这一所谓的民事权益无法作出事先预见和为避免侵权而作出规避。故就此类作品构成元素而言，缺乏在法律上给予直接保护的法律依据。　

二审法院另外指出，如果未经作品的著作权人许可而将其作品名称或者作品中的角色名称作为商标使用而有可能引人误认的行为，属于反不正当竞争法调整的不正当竞争行为。商标评审委员会在重审过程中，应当就诉争商标的注册和使用是否属于反不正当竞争法所禁止的不正当竞争行为作出认定。

商标评审委员会和完美世界数字公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

5. 最高院再审认为：“葵花宝典”构成在先商品化权益

最高人民法院再审后认为， 虽然“商品化权”并非法律规定的概念，但不能圈于其名称而径行得出“商品化权”不受我国法律保护的结论。某项特定的权益是否受到保护、如何保护，要与具体的法律规范相结合。民法总则第一百二十六条规定：“民事主体享有法律规定的其他民事权利和利益”。2001年商标法第三十一条规定的“在先权利”，即属于受到法律保护的民事权益范畴。著作权法第十条第一款第十七项规定的“应当由著作权人享有的其他权利”，表明在第一款明确列举的十六项权利之外，著作权人还享有其他法律赋予的权利，未列举的不等于著作权人没有这些权利。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》将符合特定条件的“作品名称、作品中的角色名称等”纳入“在先权利”给予保护，并非在著作权法等法律之外创设了新的权益。在商标法已经对在先权利保护作出明确规定的情况下，本案可不再考虑反不正当竞争法的适用。

对于“作品名称、作品中的角色名称等”作为“在先权益”予以保护，须满足三个条件：1.作品处于著作权保护期限内。2.作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度。商标法保护的必要性取决于作品元素的知名度和影响力。3.商标使用在相关商品或服务上造成公众混淆误认的可能性较大。具体到本案：最高院认为，“葵花宝典”满足三个构成要件，构成商品化权益。虽然上海游奇公司一审期间提供了相关证据，以说明“葵花宝典”超出了原有范畴而演化成为可以指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册的词汇，但该词汇一定程度的泛化使用，并不足以证明至诉争商标核准注册时，“葵花宝典”与金庸及其小说《笑傲江湖》之间的对应关系被阻断。现有证据不能说明，“葵花宝典”已经变为通用名称。即便相关公众将“葵花宝典”指代从事某一工作或任务的高级攻略或手册，很大程度上仍是借助了《笑傲江湖》小说中“葵花宝典”武学秘籍的特性。一、二审法院认为“葵花宝典”与《笑傲江湖》小说及金庸之间的稳定指向关系因其在各个领域中的广泛使用而受到了阻断，属于认定事实错误。诉争商标的注册违反了2001年商标法第三十一条有关“申请商标不得损害他人现有的在先权利”的规定。

最高人民法院判决撤销一审判决和二审判决。

       “

往期精彩

长按识别杨宇宙律师个人微信二维码（yangyuzhou3342），了解更多